Recevabilité et titularité de la marque
Une entreprise qui engage une action en contrefaçon doit pouvoir identifier le titulaire habilité à agir. La question devient sensible lorsqu’un concurrent conteste la chaîne des cessions ou la validité du dépôt initial. Dans un arrêt du 23 septembre 2026, la Cour de cassation distingue clairement le droit de saisir le juge de la preuve de la titularité effective de la marque.
Qualité pour agir en contrefaçon de marque : qui peut saisir le juge ?
La qualité pour agir désigne l’habilitation juridique à présenter une demande en justice. Elle ne se confond pas avec la preuve que cette demande mérite de prospérer.
L’article 31 du Code de procédure civile prévoit que la loi peut réserver certaines actions à des personnes déterminées. L’action en contrefaçon de marque appartient à cette catégorie : elle constitue une « action attitrée ».
L’article L. 716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle autorise le titulaire de la marque à engager l’action civile en contrefaçon. Le licencié peut également agir avec son consentement, sauf stipulation contractuelle contraire. Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sous les conditions prévues par ce texte, agir après avoir mis en demeure le titulaire d’exercer son droit.
Le défaut de qualité pour agir constitue une fin de non-recevoir, au sens de l’article 122 du Code de procédure civile. Cette objection vise à faire écarter la demande sans examen au fond. Il faut donc la distinguer d’une contestation portant sur la réalité du droit de marque.
L’affaire Wimbi Boats : une contestation des cessions successives
Le litige concernait la marque semi-figurative française « Wimbi boats », n° 4137584, dans un contexte d’activité portant sur des bateaux de plaisance semi-rigides.
La société Wimbi Boats soutenait avoir acquis cette marque de la société civile Wimbi par un acte du 16 décembre 2020. Cette dernière l’aurait elle-même acquise de l’association Wimbi Foundation par une cession du 27 mars 2020.
La société Wimbi Boats figurait au Registre national des marques comme titulaire actuel. Elle avait engagé, avec l’association Wimbi Foundation, une action en contrefaçon contre la société 3BBB.
La cour d’appel de Lyon avait cependant déclaré les demandes irrecevables. Elle avait retenu que l’entité présentée comme déposante initiale ne disposait pas de la personnalité morale lors du dépôt. Elle en avait déduit que cette entité n’avait pu acquérir la marque ni la transmettre, et que les cessions ultérieures ne produisaient pas d’effet.
Cette affaire illustre une difficulté concrète : une entreprise peut figurer au registre tout en faisant face à une contestation de l’historique contractuel du titre.
Le titulaire inscrit peut agir malgré la contestation de ses droits
La Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel.
Aux paragraphes 16 à 18 de son arrêt, elle distingue l’habilitation du titulaire inscrit à agir de la question de savoir s’il détient effectivement le droit revendiqué. La société Wimbi Boats se prévalait de sa qualité d’actuelle titulaire, inscrite au Registre national des marques : la contestation de la chaîne des droits ne permettait donc pas de déclarer son action irrecevable.
La cour d’appel avait recherché si le déposant initial pouvait acquérir puis transmettre la marque. Elle avait ainsi examiné l’existence du droit invoqué, une question relevant du bien-fondé de la demande.
L’apport de l’arrêt concerne donc la qualification du débat. Lorsqu’un défendeur conteste l’existence du droit du titulaire inscrit en invoquant des transmissions inefficaces, cette contestation relève du fond conformément à la décision commentée.
La Cour de cassation renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Lyon autrement composée. Elle ne tranche elle-même ni la validité des transmissions ni l’existence d’une contrefaçon.
L’inscription au registre ne dispense pas de prouver les transmissions
L’arrêt ne reconnaît à l’inscription aucun effet de régularisation des irrégularités invoquées. Il protège l’accès au juge du titulaire inscrit, sans lui garantir le succès de sa demande.
La distinction répond à deux questions successives :
- La recevabilité : le demandeur possède-t-il la qualité requise pour engager l’action ?
- Le bien-fondé : les pièces et les règles applicables établissent-elles le droit qu’il revendique et l’atteinte alléguée ?
Pour l’entreprise demanderesse, le relevé du registre et les actes de transmission remplissent ainsi des fonctions complémentaires. Le premier permet de justifier de sa position de titulaire inscrit ; les seconds documentent l’origine, la continuité et l’étendue des droits acquis.
Pour le défendeur, l’arrêt ne rend pas inutiles les critiques relatives aux cessions. Il impose de les rattacher au débat approprié. Une contestation qui échoue comme fin de non-recevoir peut conserver sa pertinence pour discuter le droit invoqué au fond.
La solution concerne la contestation précise examinée par la Cour. Elle n’écarte pas les autres causes éventuelles d’irrecevabilité.
Cession de marque : pourquoi mettre à jour le registre ?
L’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe de l’inscription des transmissions et modifications des droits de marque pour leur opposabilité aux tiers. L’opposabilité désigne la possibilité de faire produire à un acte ses effets à l’égard de personnes qui n’y ont pas participé. Le texte prévoit également des exceptions.
La jurisprudence souligne depuis longtemps le rôle de cette publicité. Dans son arrêt du 24 mai 1994, n° 92-14.435, la chambre commerciale avait retenu que, dans l’affaire examinée, l’ancien titulaire demeurait seul habilité à protéger les marques à l’égard des tiers avant la publication de la cession.
Ce précédent éclaire l’importance du registre, mais son objet diffère de celui de l’arrêt de 2026. Le premier concernait les effets d’une cession non publiée ; le second concerne la contestation de la chaîne des droits d’un titulaire déjà inscrit.
Il serait donc excessif de présenter l’arrêt Wimbi Boats comme une dispense de publicité des cessions. Il ne tranche pas la situation du cessionnaire qui engagerait une action sans inscription du transfert.
Les pièces à réunir avant une action en contrefaçon de marque
L’entreprise doit préparer son dossier autour de trois vérifications prioritaires.
Identifier le demandeur et le titre. Un relevé récent du Registre national des marques permet de vérifier l’identité du titulaire inscrit. Il faut également contrôler les produits et services couverts, les renouvellements et les inscriptions affectant la marque.
Reconstituer les transmissions. Le dossier doit réunir les actes qui expliquent le passage du titre du déposant initial au titulaire actuel : cessions, apports, opérations de fusion ou autres transmissions pertinentes. Les dates, les parties et le périmètre des droits doivent former un ensemble cohérent.
Vérifier les conditions propres au licencié. Lorsque l’exploitant agit sur le fondement d’une licence, il doit documenter son droit d’exploitation et son habilitation à engager la procédure. Le contrat et, selon le cas, le consentement du titulaire ou la mise en demeure prévue par la loi constituent des pièces essentielles.
L’affaire Wimbi Boats montre aussi l’intérêt de vérifier l’identité et la situation juridique du déposant initial. Une difficulté ancienne peut affecter le débat au fond, même lorsque le registre identifie clairement le titulaire actuel.
Sécuriser la qualité pour agir et préparer le débat au fond
Le titulaire inscrit dispose d’un fondement clair pour défendre la recevabilité de son action face à une contestation de la chaîne des droits. Il doit toutefois conserver les actes permettant d’établir l’acquisition du titre. Pour un dirigeant, la préparation du contentieux suppose donc de rapprocher les informations du registre et les documents contractuels. La stratégie dépendra des pièces disponibles et des contestations effectivement soulevées.
FAQ sur la qualité pour agir en contrefaçon de marque
L’inscription au registre suffit-elle à gagner une action en contrefaçon ?
Non. L’arrêt reconnaît la recevabilité du titulaire inscrit face à la contestation examinée. Il ne tranche ni la validité des transmissions ni l’existence d’une contrefaçon.
Le défendeur peut-il encore contester les cessions successives ?
Oui. Lorsqu’il conteste ainsi l’existence du droit du titulaire inscrit, le débat relève du bien-fondé de la demande, conformément à l’arrêt du 23 septembre 2026.
Un licencié peut-il engager une action en contrefaçon ?
Oui, dans les conditions de l’article L. 716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle et du contrat. Le texte prévoit notamment l’action avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire.
L’arrêt permet-il au cessionnaire d’agir sans inscrire la cession ?
L’arrêt ne tranche pas cette situation. Il concerne une société déjà inscrite comme titulaire. Il ne dispense pas d’examiner les règles d’opposabilité prévues par l’article L. 714-7.
